Il 13 gennaio 2023 il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ha pubblicato sul proprio sito una bozza di emendamenti alla Legge Marchi, insieme ad un invito al pubblico commento.
Il progetto, che include esplicitamente la malafede come motivo autonomo di rifiuto di una domanda di marchio, prevede come indicatori della stessa il deposito di un gran numero di marchi senza intenzione di utilizzarli, il deposito di un marchio che arrechi pregiudizio all’interesse nazionale, sociale e/o pubblico, il violare intenzionalmente, con il deposito, i diritti o gli interessi legittimi di terzi o il cercare indebiti vantaggi.
La decadenza ha effetto retroattivo e il marchio viene considerato inesistente. Se la domanda in malafede ha causato un danno, può essere richiesto il risarcimento attraverso un contenzioso civile. Viene proposto anche un aumento delle sanzioni per le registrazioni di marchio in malafede.
Da tenere presente che il “trademark squatting”, ovvero il fenomeno che consiste nella registrazione in malafede di marchi da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, danneggia non solo questi ultimi, ma anche il CNIPA, che si trova a dover lavorare una gran mole di opposizioni e azioni di cancellazione.
Vi è in previsione il divieto di deposito ripetuto di marchi identici, pratica attuata dai titolari di marchi non usati per evitare il rischio di un’azione di cancellazione per non uso una volta che siano decorsi tre anni dalla registrazione del marchio.
Il progetto introduce inoltre l’obbligo per i titolari di marchio di presentare dichiarazioni d’uso, o di fornire una valida giustificazione per il mancato uso, ogni cinque anni dalla registrazione. È chiaro lo scopo di ripulire il registro CNIPA dai marchi non usati (i marchi registrati in Cina sono circa 42 milioni). Il progetto prevede inoltre che si possa richiedere la registrazione di un marchio solo se lo si utilizzi, o ci si impegni ad utilizzarlo, in relazione ai prodotti o servizi rivendicati.
La bozza non prevede comunque un obbligo espresso di deposito della prova d’uso. Bisognerà quindi attendere per verificare come questo provvedimento verrà attuato. È possibile che il regolamento di attuazione conferisca al CNIPA il potere di condurre controlli casuali. Il gran numero di marchi che vengono depositati ogni anno potrà però impedire di fatto al CNIPA di condurre controlli significativi, e quindi tale strumento potrebbe risultare solamente un aggravio per i registranti in buona fede. L’uso di un marchio su Internet viene però esplicitamente riconosciuto come “genuino”.
Altra proposta è quella del trasferimento obbligatorio dei marchi depositati in malafede quando vi sia violazione dei diritti su un marchio notorio, o su nomi di imprese che posseggono un certo livello di reputazione, o se la domanda sia stata depositata senza autorizzazione da un agente o rappresentante del ricorrente.
Infine, il periodo di tempo entro il quale può essere proposta opposizione dovrebbe essere ridotto da tre a due mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio. In caso di rigetto dell’opposizione non si dovrà presentare appello alla Trademark Review and Adjudication Board, ma è prevista una petizione di fronte alla People’s Court.
Importante anche il cambiamento, già in vigore, riguardante le sospensioni dei procedimenti. Ad esempio, accadeva spesso che, nel caso di presentazione di richiesta di revisione per rifiuto di registrazione dovuto all’esistenza di marchi anteriori per i quali fosse stata richiesta la cancellazione/decadenza, si fosse comunque costretti ad effettuare un nuovo deposito di marchio, causa la riluttanza degli esaminatori nel concedere la sospensione del procedimento di revisione. Ora, se il risultato del caso rilevante può avere un impatto sostanziale sulla decisione riguardante il procedimento di revisione, questo verrà sospeso.
La sospensione del procedimento di revisione può riguardare anche il caso in cui il marchio anteriore non sia stato rinnovato, ma si trovi ancora nel periodo di grazia, o quando il marchio anteriore sia stato cancellato da meno di un anno.
Se gli esaminatori seguiranno rigorosamente le nuove regole, ci sarà un notevole risparmio di tempo e risorse per i proprietari dei marchi.
Attendiamo fiduciosi quelli che dovrebbero essere sviluppi positivi per i titolari di diritti di marchio in Cina, o per chi sia interessato ad ampliare la sua attività in questo grande Paese.
